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美國國際貿易委員會(ITC) 在兩度延期之後， 在2011 年末蘋果(Apple) 控告宏達電的訴訟中，僅判決宏達電(HTC) 侵害蘋果一項專利，並將禁制令延至2012 年4 月19日生效，等於將宏達電高高舉起、輕輕放下。
ITC 此項遲延生效的決定，不但改變過去ITC只重「專利」不重消費者權益與公共利益之態度，若將美國專利法大修，強化專利爭訴的行政救濟的變化考慮進來，已隱約指出未來專利遊戲規則將發生重大改變，有可能引領出一個新專利訴訟紀元。
就蘋果對安卓(Android) 陣營如宏達電與三星(Samsung) 所採行的訴訟策略而言，蘋果不但達到干擾市場的目的，更對競爭對手產生直接影響。例如：在澳洲與德國獲得法院禁令，禁止三星侵權產品上市銷售；而宏達電更是深受其害，其股價就如同跳水一般，從1,300元跌到400 元，跌幅超過三分之二，影響之鉅可見一斑。而從這件影響重大的專利爭訟案件中，也可以看出美國專利救濟制度的嚴重問題，那就是讓專利權人能夠透過美國複雜的專利制度，對於其競爭者施加遠超過其應有的負面影響，形成另一種的不公平競爭與專利劫持現象。
可喜 專利劫持大逆轉
不過在2011 年專利大戰正酣之際，卻也迎來專利爭訟遊戲規則即將發生重大變革的曙光。此等專利遊戲規則改變的最主要原因，不僅在於ITC 裁決所透露的政策考量，更在於台美有志一同在2011 年分別完成專利法大修。特別是美國專利法的大修更是過去60 年來規模最大的修正，不但徹底改變在美國申請專利的基本原則（從美國原本的先發明主義改為全球共通的先申請主義），更大幅的變更了專利救濟的制度與管道，使得未來專利戰爭的主要戰場將可能從法院與ITC 移到專利主管機關（也就是美國的專利商標局USPTO）。
在這些重大修正於2012 年分別生效後，將可能對業者在美國與台灣的專利訴訟造成重大的改變，也當然會對未來專利權人的專利策略造成重大影響。這種發展對於過去飽受專利訴訟威脅的台海兩岸業者而言，可能是2011 年收到的一份大禮，因為未來業者若是被專利訴訟威脅時，不見得只能到法院或ITC應戰，反而可以將戰場改到美國專利商標局，甚至在專利權人還沒有出手之前，就可以先發制人，搶先到美國專利商標局提出專利無效等審查的申請，也等於讓過去只能被動的台海兩岸業者取得一個主動出擊的機會。
例如：在蘋果控告宏達電侵權之前，美國知名的兩位智財學者，包括史丹佛大學法學院的Mark Lemley 教授與聖塔芭芭拉大學法學院教授Colleen Chien 就投書紐約時報，要求ITC 裁決時應考量對於市場競爭與消費者選擇權益的影響，否則會造成美國消費者權利受損，而且廠商藉由此目的在消除外國廠商不公平競爭的機制，反而阻礙了科技創新的導入。
因此兩位學者也呼籲ITC 應該發揮其獨立性，針對案件的特殊情況就個案決定公平的救濟方式，以保護消費者權益，而不應該不分輕重、一視同仁的將所有侵權產品予以擋關。
而這兩位學者的建議就包括遲延禁制令的生效時間，以使被告有時間去從新設計其產品，或甚至拒絕頒發排除命令，以免因為禁止進口而不當的造成產品價格的上揚，反而影響消費者權益。特別是當被告所侵害的專利只是該產品中的一個很小的部分或功能時，更應如此，以免專利權人可以利用一個很小的專利來劫持整個產品。
而在宏達電的裁判中，ITC 似乎聽到了學者的呼籲，也因此雖然蘋果最初指控宏達電侵害其10 件專利，但ITC 最終僅判決宏達電侵害蘋果之「資訊點擊」相關技術（也就是短信或電子郵件中附有電話號時用戶可直接透過點擊來撥話），更卻將禁制令的起算時間延後到2012 年的4 月19 日才生效，也讓宏達電有充分的時間去從新設計其產品以避免繼續侵害蘋果的「資訊點擊」專利，也顯示ITC開始將消費者權益與公共利益納入考慮，改變了過去只重專利而輕忽其他的態度，也使ITC與法院開始同一步調，可謂意義重大。
改寫 專利救濟新規則
除了ITC 的此種明顯的變化之外，另外一個更值得台海兩岸業者注意的遊戲規則變化，則是美國專利法60 年來最大的修正，徹底改變目前的專利救濟制度，而其效果，就是可能會將天平從目前的司法救濟轉向行政救濟的一端。
在2011 年9 月8 日，美國參議院以89 比9 的票數通過歷時6 年之久的專利法修正案，也就是Leahy-Smith 美國發明法案(Leahy-Smith America Invents Act, AIA)。美國歐巴馬總統隨後在9 月16 日簽署該修正案，使得美國近60 年來影響最大、修正範圍最廣泛的修正案成為正式的法律。其中諸多變革，均可能改變未來專利遊戲規則與布局策略。例如：放棄原來的「先發明主義(First-to-Invent)」改採國際共通的「先申請主義(First-to-File)」原則；另外則是大幅改革專利行政救濟制度，包括修改發證前第三人提供意見書制度(Pre-issuance Submissions by Third Party)、修改原來的多方再審查制度(Inter Partes Reexamination) 為多方審查制(Inter Partes Review, IPR)、新增核准後審查機制(Post-Grant Review, PGR)、以及新增補充審查程序(Supplemental ExaminationProcedure) 等變革，由於可以在專利核准前、審查中以及核准後都能請求美國專利局進行救濟程序，將可能引導專利有效性爭議的主戰場從司法訴訟移轉到美國專利局的行政救濟程序。
1. 允許第三人於「專利核准前」(preissuance)對不應准予專利之申請案件向美國專利商標局提出意見書(Pre-Issuance Submissions by Third Parties) 而言，現行規定要求第三人必須在該專利申請案早期公開日起2 個月，或寄發核准通知書之日( 以較早之日為準) 提出，限制較多且較為嚴格。新法則大幅鬆綁，准許第三人可在專利申請案首次公開日起6 個月，或該專利任一個申請專利範圍被核駁之日( 以較晚者為準) 前，都可以提出任何與該專利申請案的前案資料作為美國專利局的審查參考。
2. 雖然美國專利法為了舒緩專利訴訟所產生的偏差問題，在上一次修法時，增加了單方再審查(ex parte reexamination) 與多方再審查(inter-parte reexamination) 的「再審查程序」(reexamination proceedings)，但是卻無法發揮其目的，因此這次修法乃對此制度做了大幅的修改。
最主要的原因在於單方再審查的申請人得以匿名的方式為之，也由於是匿名，因此在USPTO 核駁後便不能再參與，使得申請人縱使不服USPTO 的決定，也沒有辦法再尋求其他的救濟。相反的，多方再審查必須揭露申請人，也可全程參與，但卻因為限制一個申請人針對同一個專利只能申請一次，因此反而限制了救濟的機會。此次新法雖繼續維持單方再審查的制度，但是卻刪除多方再審查制度，改為增加核准後覆審(post-grant review) 與多方覆審(inter parte review) 等程序，也讓審查救濟程序更為多元。
3. 新增加的核准後覆審制度，其實類似於台灣的舉發制度，也就是第三人只要認為已核准專利有任何一種無效理由，就可以向USPTO 提出申請。只有一個條件，就是核准後覆審之申請，必須於專利核准後或再發證(reissue) 後9 個月內提出，且需提出足夠的資料。而在9 個月之後，並非就因此無法尋求救濟，反而可以利用「多方覆審」來接棒。但是要申請多方覆審時，申請人必須證明至少對一個申請專利範圍有撤銷該專利的「合理可能性」(a reasonable likelihood)。
因此核准後覆審與多方覆審最大的不同，在於適用時點與主張要件。特別是在提出多方覆審時，申請人應提出足夠的證據證明對系爭專利有合理的撤銷可能性。相對於准許第三人針對專利提出攻擊，新法也准許專利權人得提出補充審查(Supplemental Examination)，以對系爭專利進行審議、複審，或對申請專利範圍涉及不正當行為提出修正相關資料。（本文作者為政治大學法律暨智慧財產所合聘教授）
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